Компания создала инновационную разработку. Как обойти подводные камни при оформлении патента

Как оформить патент? Разбираем процедуру регистрации охранного документа

Регистрация патента является единственным способом защиты продуктов интеллектуальной собственности в реалиях современного рынка.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец помогает защитить бизнес от конкурентов, а в некоторых случаях — обрести монополию в новой нише рынка.

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру регистрации патента, сроки и стоимость его оформления.

Почему регистрация патента столь необходима

Понятие «патент» в переводе с латинского означает «открытый, ясный, очевидный». В современном мире данный термин используется для обозначения исключительных прав на какое-либо изобретение, промышленный образец или разработку (полезную модель).

Кроме того, патент закрепляет также авторство на изобретение и приоритет его владельца.

Говоря иными словами, оформление патента закрепляет монополию на какую-либо разработку на рынке, благодаря чему никто не сможет использовать ее в коммерческих целях без разрешения патентообладателя.

Для чего бизнесу необходима регистрация патента и каковы ее преимущества?

• Патентообладатель имеет право запретить всем остальным лицам использовать изобретение без своего согласия, тем самым закрепляя свое превосходство над конкурентами.
• Патент — наилучший способ для монетизации своих идей, который позволяет избежать конкурентной борьбы за новую нишу на рынке.
• Оформление патента позволяет защитить коммерческую тайну от обесценивания в случае ее раскрытия.
• Регистрация патента позволяет бизнесу чувствовать себя более уверенно при заключении сделок, привлечении инвесторов и партнеров и выводе товара на рынок.
• Наконец, вы будете гарантированно защищены от патентных исков конкурентов, которые со временем обязательно попытаются использовать ваше изобретение в собственных целях.

Если вы создали изобретение первым, но ваш конкурент успел запатентовать его раньше вас, то перед законом вы не защищены. В патентом праве РФ важно не кто первым создал разработку, а кто первым получил патент.

Объекты и субъекты патентования

Как упоминалось выше, согласно российскому законодательству объектами патентования могут быть: полезная модель, изобретение и промышленный образец. Полезная модель — это техническое решение, которое может быть использовано в каких-либо устройствах. Для регистрации патента полезная модель должна удовлетворять следующим условиям:

• Новизна — отсутствие любых ранее опубликованных сведений об аналогичном решении.
• Возможность практической реализации решения в какой-либо отрасли.

Промышленный образец — это художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия (иногда также используется термин «дизайн»).

В частности, это может быть расцветка или рисунок, поверхность изделия, сочетание двухмерных или трехмерных элементов.

Регистрация патента на промышленный образец используется для дизайна разнообразных изделий, этикеток, упаковок, интерьеров, а также для интерфейсов web-сайтов, шрифтов и гербов. Регистрируемый образец должен удовлетворять критериям новизны и оригинальности.

В качестве изобретений не могут регистрироваться компьютерные программы (софт), научные теории и открытия, разнообразные изделия, направленные исключительно на удовлетворение эстетических потребностей, методы и правила игр, математические методы. Изобретениями не являются выведенные породы животных, сорта растений и топологии интегральных микросхем — это отдельные разделы права интеллектуальной собственности.

Что касается субъектов патентного права, то в качестве патентообладателя могут выступать юридические и физические лица, в том числе группа лиц. Владелец патента имеет право продать или передать его третьему лицу, а также использовать его для защиты своих законных интересов.

Порядок регистрации патента

Патентное право в России регулируется главой 72 Гражданского кодекса РФ, а также некоторыми нормативно-правовыми актами, основными из которых являются:

• Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных».
• Приказ Минобрнауки РФ № 322 от 29 октября 2008 г. «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению…».

Срок действия патента зависит от объекта патентования и составляет от 5-ти до 25-ти лет. В России выдачей патентов занимается соответствующий государственный орган — Роспатент.

Срок регистрации патента зависит от объекта патентования и необходимости выполнения сопутствующих процедур. Большинство патентов регистрируются в срок от нескольких месяцев до полутора лет.

Первым, но не обязательным этапом регистрации является патентный поиск, а наиболее длительным — так называемая экспертиза по существу, о которой мы расскажем ниже.

Патентный поиск

Патентный поиск необходим для того, чтобы удостовериться, что ваше техническое решение патентоспособно и обладает достаточной уникальностью и оригинальностью. Патентный поиск выполняется специальными патентными бюро до подачи заявки на регистрацию патента.

Предварительная оценка патентоспособности является важным шагом, так как высока вероятность того, что в базе Роспатента уже существует тождественное решение. При получении отказа в регистрации патента уплаченная пошлина и прочие расходы не возвращаются. Обычно патентный поиск выполняется в течение 10–15-ти рабочих дней.

Некоторые компании предлагают ускоренный поиск в течение 2–3-х дней.

Подготовка заявления на регистрацию патента

Оформление заявления является важным этапом на пути регистрации патента. Заявление представляет собой специальный бланк, разработанный Роспатентом, который необходимо правильно заполнить.

В документе указываются сведения об авторе, заявителе и его представителе (автор и заявитель — зачастую разные лица), самом изобретении. Кроме того, в заявлении указывается перечень прилагаемых документов.

При заполнении заявки стоит уделить внимание графе «приоритет» — момент, с которого изобретение пользуется правовой охраной (здесь можно указать дату, предшествующую моменту подачи заявки в Роспатент).

Сбор документов для оформления патента

Помимо заявки, как уже говорилось, в Роспатент подается следующий набор документов:

• Название и развернутое описание объекта, его отличительных характеристик.
• Чертежи, раскрывающие особенности модели или изобретения (при необходимости).
• Формула изобретения, которая должна отражать главные признаки и уникальные свойства объекта.
• Реферат — краткое описание всех признаков регистрируемого изобретения.
• Для промышленных образцов необходимо также предоставить изображения, дающие полное представление о самом образце.

Перед подачей документов на регистрацию патента необходимо оплатить госпошлину. Квитанция об оплате должна быть приложена к пакету документов. Патентная пошлина уплачивается при оформлении патента и далее ежегодно для сохранения полученных патентных прав, причем с каждым последующим годом продления патента стоимость пошлины возрастает.

Передача заявки в Роспатент

После передачи документов в Роспатент они регистрируются как заявка с указанием даты поступления. Каждой заявке присваивается 10-значный регистрационный номер, а заявитель получает уведомление с данным номером в течение двух недель со дня подачи документов. Вся информация о процессе делопроизводства по каждой заявке размещается на официальном сайте Роспатента.

Экспертиза Роспатента

После регистрации документов проводится формальная экспертиза заявки, во время которой проверяется:

• наличие необходимых документов и соблюдение исполнения требований к ним;
• оплата пошлины в должном размере;
• соблюдение порядка подачи заявки;
• соблюдение требования единства изобретения;
• соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов;
• правильность классифицирования изобретения в соответствии с Международной патентной классификацией.

Если все требования выполнены, заявитель получает уведомление о положительном результате формальной экспертизы в течение 2-х месяцев со дня поступления документов.

Далее производится экспертиза заявки по существу, включающая в себя:

• установление приоритета изобретения;
• проверку представленной заявителем формулы изобретения;
• проверку дополнительных материалов;
• проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности.

По результатам экспертизы по существу принимается решение о выдаче патента либо об отказе в выдаче или признании заявки отозванной.

Следует помнить, что экспертиза по существу осуществляется только при подаче заявителем ходатайства о ее проведении. Ходатайство может быть подано в течение 3-х лет с даты подачи заявки в Роспатент. Если в указанный срок ходатайство на подано, заявка признается отозванной.

Выдача охранного документа и внесение данных о нем в реестр

На основании решения о выдаче патента Роспатент вносит сведения об изобретении в Государственный реестр изобретений Российской Федерации. На титульном листе патента указывается его номер, название изобретения, имена авторов и патентообладателей, дата регистрации, дата приоритета, а также дата истечения срока действия исключительного права на изобретение.

Для каждого из видов авторского права предусмотрен разный срок действия патентов.

• для полезных моделей — 10 лет (с 1 января 2015 года продлению не подлежит);
• для промышленных образцов — 5 лет с продлением не более чем на 25 лет;
• для изобретений — 20 лет с продлением не более чем на 5 лет.

Действие патента может быть прекращено досрочно по заявлению патентообладателя, а также при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Сроки регистрации патента

Срок рассмотрения заявки в Роспатенте законодательно не установлен и в среднем составляет 12 месяцев для изобретений и 2 месяца для полезных моделей.

Таким образом, весь процесс патентования, включая подготовку документов, может занять от нескольких месяцев по полутора лет.

Для того чтобы получить патент в кратчайшие сроки, рекомендуется обращаться к патентным поверенным, которые помогут избежать досадных ошибок при заполнении и составлении документов, а также будут вести своевременную переписку с патентным ведомством.

Стоимость регистрации патента

Общая стоимость регистрации патента складывается из нескольких составляющих. Во-первых, проверка патентоспособности изобретения стоит от 20 000 руб. Подготовка документов и подача заявки в Роспатент будет стоить порядка 20–40 тыс. руб. Также вам потребуется оплатить ряд пошлин:

• регистрация заявки в Роспатенте — от 850 рублей;
• проведение экспертизы заявки по существу (актуально для промышленных образцов или изобретений) и принятие решения по ее результатам — от 1650 рублей;
• регистрация и выдача патента — 3250 рублей.

Впоследствии будет необходимо оплачивать услуги по поддержанию патента в силе (от 6000 руб. в год) и ежегодные патентные пошлины (от 400 рублей).

Источник: https://www.pravda.ru/navigator/registratsija-i-oformlenie-patenta.html

Интеллектуальная собственность стартапа: подводные камни

Сегодня мы, команда Legalstart, сервиса юридической поддержки стартапов и микробизнеса, хотим рассказать об интеллектуальной собственности.

Сразу стоит сделать оговорку, что ниже речь пойдет лишь об интеллектуальной собственности, которая есть у практически каждого технологического проекта, поэтому мы не будем здесь рассматривать музыку или фильмы как объекты авторских прав. Также мы не будем затрагивать вопросы товарных знаков и патентов, потому что все это возникает у уже крепко вставших на ноги компаний.

Интеллектуальная собственность является порой единственным активом стартапа. По сути, применительно к стартапам, все результаты интеллектуальной деятельности, сводятся к двум вещам:

• Программы для ЭВМ – в это понятие включается: исходный код, техническая документация, разработанная для создания программы, объектный код и порождаемые программой аудиовизуальные отображения.
• Сайты – составное произведение. Квалификацию веб-сайта в качестве составного произведения, если сайт представляет собой результат творческого труда по подбору или расположению материалов, предложил ныне покойный Высший Арбитражный Суд РФ. Было отмечено, что контент сайта представляет собой специальным образом подобранные и расположенные материалы (тексты, рисунки, фотографии, чертежи, аудиовизуальные произведения и т.д.), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы (компьютерного кода), являющейся элементом сайта. Как следствие, несанкционированное заимствование всего контента или его части при создании другого веб-сайта может рассматриваться как нарушение авторского права на составное произведение

Из этого следует вывод – если вы заказываете контент для сайта (тексты, фотографии и т.д.), всегда помните об авторском праве и переходе прав на результат к вам (об этом ниже)!

Право на результат интеллектуальной деятельности

• Для того, чтобы ваше произведение защищалось авторским правом, не нужно его каким либо образом регистрировать: право возникает с момента создания произведения.

По общему правилу, право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит автору и состоит из двух частей: исключительное право и комплекс неимущественных прав.

Исключительным правом автор может распорядиться (к примеру, разрешить кому-либо использовать созданную им программу), а вот комплекс неимущественных прав всегда остается за ним. Так, право авторства будет следовать за автором вечно и продать его он никому не сможет.

В случаях, когда человек создает произведение в рамках своих трудовых обязанностей, исключительное право возникает у работодателя. НО:

Есть множество мелких нюансов, которые могут сломать эту конструкцию. Поэтому лучше обратиться к юристам или самому погрузиться во все тонкости института служебного произведения.

Скажу лишь, что оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности – одно из первых, что проверяют инвесторы или приобретатели компании ( как я уже сказал ранее, других активов у компаний часто просто нет).

Свободные лицензии

Также программистам стоит помнить про свободные лицензии и следить за тем, какие куски кода и под какими лицензиями они используют в своих программах.

К примеру, некоторые виды лицензий GNU GPL требуют распространения вместе с программой ее исходного кода, а использование хотя бы небольшого фрагмента, ранее лицензированного под GNU GPL автоматически заражает весь код – это означает, что вся программа должна распространяться под этой лицензией.

Переход прав на произведение от подрядчиков

Не забывайте внимательно смотреть договоры с вашими подрядчиками. К примеру, студия создает вам сайт или логотип. Необходимо посмотреть в договоре: передается ли вам исключительное право? Оставляет ли себе лицензию исполнитель? Если оставляет, насколько широко он может использовать РИД, который создал для вас?

Итого

В итог хотелось бы вынести следующие рекомендации:

• 1.Следите за оформлением прав на произведения, созданные вашими работниками.
• 2.Контролируйте переход авторских прав от подрядчиков к вам.
• 3.Не упускайте из виду ни крупицы контента – следите чтобы на весь контент или код у вас были права.
• 4.С осторожностью используйте open source код: главное всегда осознавать риски.
• 5.Не нарушайте чужих исключительных прав, это может быть больно.

Все это очень важные вопросы, озаботиться которыми заранее гораздо дешевле, чем в момент, когда «что-то пошло не так».

Если понадобится помощь – мы к вашим услугам.

Команда Legalstart.

Источник: https://spark.ru/startup/legalstart/blog/12956/intellektualnaya-sobstvennost-startapa-podvodnie-kamni

«Прибыльные инновации»: почему российским компаниям нужно следить за оформлением патентов — Офтоп на vc.ru

Директор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов о правильной регистрации инноваций и оценке патентов, которая может спасти компанию.

Ильдар Шайхутдинов

Проблема отечественного бизнеса в том, что большинство управленцев не знают о возможности заработка на нематериальных активах. У 90% российских компаний, которые называют себя инновационными, не настроена система управления и охраны интеллектуальной собственности.

Затраты на усовершенствование или разработку нового продукта могут увеличить капитал компании, причём этот рост можно отследить через увеличение стоимости нематериальных активов.

Но, к сожалению, обычно в российских компаниях положительные результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) не только не патентуются и не оформляются в виде ноу-хау, но и наоборот — увеличивают расходную часть, повышая себестоимость выпускаемой продукции.

Налоговый кодекс предусматривает существенные льготы по налогу на прибыль, НДС и НДФЛ при работе с НИОКР и интеллектуальной собственностью. Возникает вопрос: почему российский бизнес не использует такие возможности, ведь капитализация может снизить себестоимость, увеличить прибыль и повысить стоимость компании, а в некоторых случаях даже спасти бизнес?

Японский опыт

Объясняя значение нематериальных активов и работы с ними, можно использовать опыт Японии — сегодня это великая технологическая держава. Чтобы преодолеть послевоенный кризис и выйти на лидирующие позиции, стране понадобилось всего 30 лет.

Это произошло благодаря тому, что японское правительство в начале 1950-х годов реализовало политику трансфера технологий — патенты и другие новые разработки приобретались японскими экспертами по всему миру и ставились на баланс корпораций как нематериальные активы по стоимости их приобретения.

В конце 1980-х в США также стали использовать принцип введения в экономический оборот нематериальных активов. Так появился термин goodwill (гудвил), который означает доброе имя и деловую репутацию компании.

Потенциал нематериальных активов

В России множество компаний обладают тем же гудвиллом, однако пользу из него не извлекают. Компании обладают ноу-хау или патентами, ценность некоторых оценивается миллионами, но их балансовая стоимость не превышает нескольких тысяч рублей — как правило это размер уплаченных госпошлин.

Ноу-хау и патенты в умелых руках приносят прибыль ее собственникам, в неумелых могут разрушить бизнес. Приведу пример из жизни одной достаточно успешной производственной компании с выручкой более 3 млрд рублей, которая работала в России и за рубежом (менеджмент попросил не называть ее название).

В 2014 году эта компания столкнулась с проблемой выпуска и реализации собственной продукции. Все началось с того, что годом ранее генеральный директор с «прибылью» за 10 тысяч рублей продал права на восемь российских и зарубежных патентов.

Позже выяснилось, что покупатель патентов продал на них права третьей компании. По «случайному» обстоятельству ее владельцем являлся брат генерального директора.

Налицо хищение прав на результаты интеллектуальной деятельности, что делать?

Гендиректор не согласовал отчуждение прав с акционерами и действовал в рамках правового поля. Сейчас бывший правообладатель находится на грани разорения и пытается восстановить справедливость в суде.

Ситуацию можно было избежать, если бы компания позаботилась о двух вещах.

• Возможность отчуждать права на результаты интеллектуальной деятельности, сколько бы они не стоили, должна быть у совета директоров. Это надо прописать в уставе компании.
• Необходимо учитывать интеллектуальную собственность в балансе по стоимости её создания, а не по стоимости уплаченных госпошлин (это около семи тысяч рублей). Стоимость создания включает зарплату и отчисления в соцфонды для сотрудников, участвующих в программе НИОКР, сырье, материалы, экспериментальные образцы, амортизация используемого оборудования при испытаниях, энергоресурсы и тому подобное.

Нематериальные активы способны увеличить кредитный рейтинг компании, увеличить прибыль за счет снижения ставок по кредитам. Но прямо сейчас мы сталкиваемся с множеством примеров, когда банки отказывают в кредите из-за низкой финансовой устойчивости компании.

Узнать уровень финансовой устойчивости компании можно через коэффициент автономии в бухгалтерском балансе. Сделать это просто: нужно разделить сумму раздела «Капиталы и резервы» бухгалтерского баланса на совокупные «Активы» баланса.

Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени организация зависима от заемных источников финансирования, тем менее устойчивое у нее финансовое положение.

Если коэффициент больше 0,25, то это достаточно неплохо (хотя оптимальное значение должно быть выше 0,5). Если же коэффициент ниже, то нужно искать варианты увеличения роста собственного капитала.

Приведу ещё один пример. В ноябре 2013 года в компанию, которой я руковожу, обратилась молодая организация, обладающая патентами и ноу-хау на уникальное технологическое решение в области нефтедобычи. Она вела переговоры со стратегическим инвестором — крупным отечественным предприятием — о продаже 10% доли бизнеса.

Балансовые активы этой компании состояли только из взноса в уставный капитал на сумму 200 тысяч рублей.

Как вы думаете, какова рыночная стоимость такого стартапа? Учитывая высокий потенциал технологических решений, подтвержденных положительными заключениями испытаний опытно-промышленных образцов крупнейших нефтедобывающих компаний, мы переоценили коммерческий потенциал патентов, отразив их рыночную стоимость в финансовой отчетности.

В результате этот стартап продал 10% своего бизнеса, основная ценность которого заключалась в патентах, за 30 млн рублей.

Если бы мы не зафиксировали коммерческую ценность ее патентов в финансовой отчетности, результаты этой сделки были бы совершенно другими.

Подразделение инвестора, отвечающее за финансовые риски проекта, никогда не согласовало бы трату 30 млн рублей на покупку 10% бизнеса компании, чьи активы составляют 200 тысяч рублей.

Из этого примера очевидно, что отечественные компании обладают огромным потенциалом роста, но, имея недооцененные нематериальные активы, уступают в капитализации иностранным предприятиям.

Что делать?

Есть три основные причины, по которым в России недооценены нематериальные активы.

Во-первых, это недостаточно детально проработанная правовая база. Законодатели прописали лишь саму возможность проведения оценки и переоценки, при этом отсутствует понятный алгоритм капитализации нематериальных активов.

Во-вторых, привычка собственников бизнеса недооценивать ситуацию, считая, что оценка активов имеет смысл только перед выходом на IPO.

В-третьих, это незнание правил учета нематериальных активов предприятия и трудоемкость процессов как при оценке объектов, так и при их постановке на учет.

Патенты, лицензии, товарные знаки учитываются в бухгалтерской документации в соответствии со стоимостью их регистрации, а не реальной стоимостью. Кроме того, происходит ошибочное разделение инвестиций и затрат, например, расходы на усовершенствование технологии производства, обучение персонала и рекламу считаются затратами, в то время как по сути они являются долгосрочными инвестициями.

Преодолеть эти проблемы можно за счет внедрения системы управления и капитализации интеллектуальной собственности предприятия. Ее использование поможет:

• ​генеральному директору — выстроить процесс оформления и эффективной охраны результатов интеллектуальной деятельности, обеспечить получение дохода от коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, обеспечить рост капитализации.
• финансовому директору — быстрее и проще управлять ростом собственного капитала компании, что напрямую влияет на уровень финансовой устойчивости бизнеса.
• главному бухгалтреру — получить методические рекомендации по формированию, учету, оценке, инвентаризации, определению срока полезного использования и передаче прав на интеллектуальную стоимость.

Чтобы внедрить систему и поднять капитализацию, нужно хорошо разбираться в международном законодательстве, гражданском и налоговом кодексе, законах, регулирующих бухгалтерский учет. Даже если у вас есть отличный юрист и первоклассный бухгалтер, для этой работы им потребуется от 6 месяцев до 1,5 лет, при этом они не будут уверены во всех аспектах созданной системы.

Первые шаги к повышению капитализации стоит начинать отсюда:

• Необходимо сформировать рабочую группу с патентными поверенными, финансовыми и налоговыми консультантами, аудиторами, оценщиками, грамотными бухгалтерами, технологами и инженерами. Внутри организации трудно собрать такую команду, для экономии времени и средств оптимальнее обратиться к внешним специалистам.
• Далее необходимо провести аудит — инвентаризацию используемых и разрабатываемых технологий, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности.
• Следующий шаг — юридически оформить права на эти объекты интеллектуальной собственности. Сюда входит паспортизация и постановка на баланс в качестве капитальных вложений, обязательно с учетом особенностей налогового законодательства.
• И после этого все дальнейшие затраты на модернизацию продукции могут уменьшать себестоимость путем капитализации расходов на создание, модернизацию и доработку технологии в стоимость будущих нематериальных активов.

Таким образом компания сможет увеличить прибыль за счет инноваций (а не наоборот), повысить свою стоимость и инвестиционную привлекательность, а также обоснованно возместить ущерб в случае хищения технологий сотрудниками или конкурентами.

Интеллектуальная собственность может составлять значительную часть капитализации современных российских компаний, но для этого управление интеллектуальной собственностью в организации должно стать частью корпоративной стратегии развития компании.

#Колонка

Источник: https://vc.ru/flood/25794-watch-your-patents

Ошибки и заблуждения стартапов при охране интеллектуальной собственности. Патенты

Большая часть стартапов создаётся энтузиастами своего дела, которые и знать не знают, и думать не думают о защите своей интеллектуальной собственности (ИС). Очень часто в дальнейшем это приводит к плачевным последствиям. В данном топике я хотел бы рассмотреть самые частые ошибки и как их избежать.

Ликбез

Патент — охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца.
Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.
Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п.

, объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.
Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом, и выражает сущность изобретения, т.е.

содержит совокупность его существенных признаков, достаточных для достижения указанного заявителем технического результата.

Ошибка первая и самая распространённая – отсутствие охраны

Петя придумал гениальный алгоритм, аналогов которого пока нет. Он яростно пишет прототип программы и начинает ее коммерциализацию в России. Делает сайт, выкладывает демо, ходит по выставкам. Набирает обороты и выходит на рынок США.

И тут начинается песня…

Ситуация 1. Внезапно (кто бы мог подумать!), аналогичное решение появляется у некой крупной компании, которая и на рекламу может потратиться, да и выглядит солидней.

В неравной конкурентной борьбе Петин стартап идет ко дну.

Ситуация 2. Дела у Пети идут в гору, и тут к нему приходят добрые дядьки из Корпорации Зла и сообщают, что Петя своим продуктом нарушил 5 их патентов. Ай-ай-ай. Петя им парирует, что мол-де, у меня ничего из ваших технологий не используется. Но, увы их ах, Американская судебная система в данном случае на стороне зла, и Пете придется доказывать, что он не верблюд, потратив всего-то (!!!) каких-то жалких 2 и более млн. долларов на экспертов, проверяющих его решение, судебные издержки и прочие расходы. Петя тонет. И за бесценок скупается этой же самой корпорацией.

Решение

Если бы Петя не поленился, выстроил патентную стратегию, запатентовал свое решение несколькими патентами в нужных странах, то мог бы всего этого избежать.

Ошибка два – раскрытие технического решения

Все тот же Петя изобретает все тот же алгоритм. Но первым делом идет на конференцию и всем радостно сообщает о нем. Рассказывает, показывает, крутит слайды наглядные. Объясняет свое решение доступно, да так, что даже специалисты среднего уровня понимают как все устроено.

Потом кто-то предлагает ему запатентовать идею и выходить на рынок. Петя над заявкой на патент сидит, ночами не спит. Подает в ведомство и… получает отказ. Его решение вошло в уровень техники – т.е. оно не обладает новизной, т.к. уже известно из материалов конференции. Epic fail.

Теперь ему доступна только конкурентная борьба.

Ошибка три – получение «узкого» патента

Петя решил учесть две предыдущие ошибки и пошел патентовать сразу, на этапе разработки прототипа. Написал формулу изобретения из 20 шагов (существенных признаков, влияющих на получение указанного технического результата), вкрутил в нее кучу математических формул. Подал заявку и счастливый пошел завоевывать мир.

Деньги текут рекой, но тут объявляются самозванцы из фирмы ООО «Рога и копыта», которые сделали нечто похожее.

Петя обращается к ним с просьбой прекратить безобразничать, на что получает ответ со списком патентов этих ребят, которые очень похожи на его решение, но обходят его за счет меньшего количества шагов (признаков) и их обобщенной функциональности.

Где у Пети в формуле четко написано: «…упорядочивают данные используя пузырьковую сортировку», у них заявлено: «…производят сортировку данных». Идейно похоже, но Петино решение защищено, только если в реализации используется пузырьковая сортировка, а патент ООО «Рога и копыта» защищает их решение при любых алгоритмах сортировки.

Ошибка четыре – идей много, а патент один

Влад, умелый программист, создает уникальный софт, в котором несколько интересных алгоритмов. Смутно помня об охране ИС (да, кажется, инвестор что-то об этом жужжал?) он подает одну заявку на патент и счастливый забывает об этом глупой и никому ненужной защите ИС.

Конкуренты, узнав об этом, производят реверс-инжиниринг его софта, подают пачку патентов – широких и узких. И спустя некоторое время Влад получает иск, где сказано, что он нарушил несколько патентов.

Он кидается к шкафу с патентом, судорожно ищет бумаги, смотрит и … понимает, что он нарушает собственное же изобретение. В суд обращаться зачастую бесполезно, т.к.

во многих странах используется принцип First To File – изобретение закрепляется за первым подавшим заявку изобретателем! (С приоритетами и подачей существует много нюансов, которые выходят за рамки этой статьи)

Ошибка пять – незнание рынка и неправильная стратегия патентования по странам

Вася, написал демо-приложение под iOS, которое стало расходиться, как горячие пирожки. Помня о негативном опыте Пети, он вовремя подал заявки в РФ и США. Но благополучно забыл о других странах.

Спустя некоторое время приложение стало бешено популярно в Европе. Там же быстро начали появляться конкуренты, которые потеснили Васю на рынке.

Из-за неправильной стратегии, Вася потерял ощутимую часть рынка.

Ошибка номер шесть – доверчивость

Тимур несколько месяцев вынашивал идею веб-сервиса. И вот случилось чудо чудное, у него появились лишние деньги, и он решил перестать «работать на дядю» и создать свой стартап. Собрал команду, сделали альфа версию приложения. На большее денег не хватило.

Закручинился Тимур, призадумался. Да и решил пойти к инвесторам заграничным. Пришел к ним, поведал об изобретении. Загорелись глаза у инвесторов. И решили они схитрить. Сказали, что денег дадут после того, как расскажет он устройство веб-сервиса.

Тимур, недолго думая, подсчитывая уже прибыль в уме, рассказал все в деталях им. Инвесторы денег немного дали, но переговоры затянулись. И тут, спустя пару месяцев, заграницей появляется аналогичное решение. Схватился Тимур за голову, да поздно.

Ни заявок на патент не было, ни договора о конфиденциальности (NDA) подписанного.

А как надо?

Рассмотрим идеальный вариант:

1. Изобретаем;
2. Делаем прототип (опытный образец), попутно выявляя патентоспособные технические решения, имеющиеся в разработке (что мы можем запатентовать);
3. Проводим исследование рынка, делаем патентный ландшафт*;
4. Формируем стратегию патентования;
5. Патентуем (подаем заявки на изобретения);
6. Коммерциализируемся.

*Зачастую этот шаг имеет смысл делать вторым. Данная статья носит ознакомительный характер и не рассматривает частные случаи, а так же не является исчерпывающим руководством. При создании статьи использовались следующие документы:

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82

Регламент www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8
сайты ведомств: uspto.gov, epo.org, eapo.org, www1.fips.ru

Источник: https://habr.com/post/288392/

Как избежать серьёзных ошибок, если вы решили сэкономить на патентовании и самостоятельно оформить заявку на патент?

В сети можно найти множество руководств, инструкций и советов по самостоятельному оформлению документов заявки на патент. Пишут их обычно люди, которые потратили время на изучение Гражданского Кодекса и нормативных актов по порядку рассмотрения заявок в Ведомстве, составили самостоятельно заявку, подали её в Роспатент и вскоре стали счастливыми обладателями патента РФ.

Они большие молодцы. Спору нет. Про одних таких изобретателей я расскажу. Чуть позже.

Эти статьи часто сопровождаются сарказмом на тему несуразных гонораров патентных поверенных и других посредников. И здесь я не стану спорить. Гонорары действительно высокие и зачастую клиентам не сразу понятно, почему.

Где подвох?

Обычно патентоведы и патентные поверенные говорят вам о том, что оформить самостоятельно заявку можно, но в таком случае вы:

• потратите много времени на изучение ГК РФ и остальной нормативной базы;
• встретитесь со сложностями общения с экспертами патентного ведомства (порой и правда бывает не совсем очевидно, чего они хотят от заявителя);
• очень рискуете получить отказ в выдаче патента.

Ваш патентный поверенный привёл вам примерно такую аргументацию?

Если да, можете смело писать описание, формулу и реферат самостоятельно, прикладывать чертежи, заполнять заявление и подавать заявку. Не забудьте оплатить пошлину.

Вы достаточно умные люди, чтобы изучить нормативные документы и описать ваше же изобретение. Да, потратите пару-тройку месяцев, но в итоге справитесь и, возможно, что-то сэкономите.

А если будут небольшие ошибки, эксперты ФИПСа помогут вам их исправить… вероятно.

Я бы мог на этом закончить статью. Но ещё в заголовке я пообещал рассказать о каких-то фатальных ошибках и рисках.

Основные риски при оформлении заявки на изобретение или полезную модель

Если вы решили самостоятельно оформить и подать заявку на патент, основную роковую ошибку вы уже совершили.

Позвольте рассказать одну любопытную историю.

Сотрудничали с одной богатой компанией два изобретателя. Очень ценило их руководство компании и понимало важность защиты интеллектуальной собственности.

Многие разработки изобретателей были настолько ценны, что предприятие с радостью платило им вознаграждения в обмен на право использования некоторых патентов.

Хлопот у предприятия было не много: авторы были из старой гвардии конструкторов, которые ещё в СССР набили руки на составлении заявок на авторские свидетельства. Заявки на патенты авторы оформляли самостоятельно. Да так качественно, что патенты выдавались без единого запроса экспертизы!

Прошли годы, сроки действия некоторых одних патентов подходили к концу, появлялись новые…

И вот один из изобретателей узнаёт, что за использование изобретения по одному из действующих патентов второму обладателю патента (вернее уже его наследнику) выплачиваются солидные суммы лицензионных отчислений, тогда как он сам не получал ничего.

Разобраться в ситуации в досудебном порядке не удалось, пришлось обратиться в суд. Основными требованиями обделённого изобретателя было обязать компанию заключить с ним лицензионный договор и выплатить причитающееся ему вознаграждение за использование полезной модели.

Как раз в этот неприятный момент я и познакомился (заочно) с участниками этого дела. Меня пригласили провести патентную экспертизу использования полезной модели.

Устройство оказалось мне знакомым, с одним моим клиентом мы запатентовали почти весь его ассортимент продукции из этой области. Вот оно, то самое спорное устройство:

Возможно, кто-то узнал устройство для защиты межтрубного пространства перехода трубопровода через преграду. Но всё же поясню. Позиция 2 — это трубопровод. По нему идёт газ или нефть – не важно. Когда трубопровод пересекается с автомобильной или железной дорогой, устанавливается дополнительная защита трубопровода от попадания на него влаги и механического воздействия.

Позиция 3 – это защитный кожух, который предотвращает механическое воздействие на трубопровод. Изготовлен он из трубы большого диаметра, через которую протягивается трубопровод. Гидроизоляция обеспечивается с помощью резиновой диафрагмы 1 в виде рукава в форме усечённого конуса. Один его край прижимается хомутом 6 к поверхности трубопровода, а второй – к торцу защитного кожуха.

Но диафрагму надо защитить от повреждений. Для этого к кожуху 3 приваривают шпильки 7, на которые прикручивают фланец 4 в форме кольца. Меньший его диаметр несколько больше диаметра трубопровода, а больший – больше, чем диаметр защитного кожуха 3.

Фланец 4, конечно, не плотно обхватывает трубопровод, иначе его было бы сложно устанавливать. Чтобы лучше защитить диафрагму, со стороны меньшего диаметра фланца присоединяется манжета 8 в форме кольца, плотно закрывающая собой промежуток между трубопроводом и фланцем.

Это чертёж из публикации патента. Чертёж из документов, по которым я проводил экспертизу, был практически идентичен ему. Устройство проектировалось и производилось явно на основе патента. Но патентная экспертиза в итоге показала, что патент не используется.

Как такое могло произойти?

В одной из предыдущих статей я писал о том, как определить, использован патент или нет. Чертежи в патенте практически не влияют на исследование использования полезной модели. Для определения использования проверяется наличие каждого признака независимого пункта формулы в спорном устройстве.

А независимый пункт изобретатели самостоятельно сформулировали в заявке на полезную модель так:

«Устройство для защиты межтрубного пространства при сооружении переходов, содержащее основное уплотнение в виде гибкой диафрагмы, размещенное внутри межтрубного пространства между трубопроводом и защитным кожухом, а также фланец — для защиты уплотнения, соприкасающийся с трубопроводом через закрепленную на внешнем торце фланца манжету из гибкого материала, а с торцом защитного кожуха — через уплотнительное кольцо, являющееся одним концом гибкой диафрагмы, другой конец которой закреплен на трубопроводе, при этом манжета выполнена в виде плоского кольца или набора колец, соединенных между собой.»

Признаюсь, я сперва даже не понял, к чему нужна патентная экспертиза, когда спорное устройство было с самого начала основано на патенте. Никто даже не пытался как-то обходить патент.

Я не буду докучать вам детальным анализом признаков. Обратите внимание только на одно слово: «соприкасающийся».

Заглянем в любой толковый словарь (Ушакова, Ожегова, Ефремовой) и обнаружим в любом определении этого слова (конечно, которое относится к механике) один обязательный элемент: соприкасающиеся тела имеют смежные поверхности, границы, касаются друг друга, а то и «находятся в положении пространственной смежности».

А выражение «соприкасаться через манжету» совсем звучит странно, ведь согласитесь, сложно телам «иметь смежную поверхность или границу» «через» третье тело.

К сожалению, в описании не было никаких сведений, поясняющих эту неясность, на основе которых можно было бы скорректировать формулу.

Таким образом, устройство cодержит не все признаки формулы, а полезная модель в нём не используется.

Можно долго рассуждать, в чём причина: недосмотр эксперта Роспатента или ошибка заявителей, можно пытаться спорить о том, что признак всё-таки используется.

Кто бы ни был правым или виноватым, изобретение в любом случае оказалось не защищено. При этом патент был выдан без какой-либо задержки или сложности с экспертизой. 

Каково было решение суда? Не знаю

Источник: https://ak-agency.com/2016/12/05/kak-izbezhat-seryoznyh-oshibok-esli-vy-reshili-sekonomit-na-patentovanii-i-samostoyatelno-oformit-zayavku-na-patent/